Изъятие из оборота и уничтожение оборудования, используемого для изготовления контрафакта.

Если оборудование, прочие устройства и материалы были использованы или предназначены для изготовления контрафактных материальных носителей, они подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Эта мера защиты имеет ярко выраженную превентивную направленность и применяется в том случае, когда эти оборудование, прочие устройства и материалы главным образом использовались или были предназначены (специально приобретены, созданы) для совершения нарушений исключительных прав.

Указанные объекты подлежат уничтожению по решению суда без выплаты какой-либо компенсации их владельцам. Уничтожение также должно осуществляться за счет нарушителя.

Используемая в законе категория "главным образом" является оценочной и применяется судами с учетом конкретных обстоятельств.

Применение данной гражданско-правовой меры возможно как по требованию правообладателя, так и по инициативе суда. Эту меру защиты необходимо отличать от конфискации материалов, оборудования и иных орудий совершения правонарушения, предусмотренной в ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.

Исключением из предусмотренного данной нормой правила являются случаи, когда законом предусмотрено обращение таких объектов в доход государства (Российской Федерации) <1>. Такая возможность позволяет пресекать нарушения исключительных прав и при этом не уничтожать особо ценное или уникальное оборудование, устройства и материалы, которые могут использоваться без нарушений исключительных прав.

--------------------------------

<1> Такие объекты могут быть конфискованы в доход государства в качестве меры административной ответственности на основании ч. 1 ст. 7.12 "Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав" КоАП РФ. В УК РФ конфискация таких объектов, в отличие от конфискации контрафактных произведений и фонограмм, не предусмотрена (см. ст. ст. 104.1 и 146 УК РФ).

В ГК РФ случаи, в которых вместо уничтожения может осуществляться обращение таких предметов в доход Российской Федерации, не предусматриваются.

Как отмечается в Постановлении Пленумов N 5/29 (п. 26), в силу п. 5 ст. 1252 в случае, если судом установлено, что оборудование, прочие устройства и материалы главным образом используются или предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, такое оборудование, прочие устройства и материалы по решению суда (в том числе и при отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права) подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

В случае обращения таких объектов в доход государства нарушитель не приобретает права на выплату какой-либо компенсации за утраченное имущество.

Изъятию подлежат оборудование, устройства и материалы вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся (например, если для изготовления контрафакта используется арендованное оборудование), и вне зависимости от того, знал ли их собственник о нарушении исключительных прав посредством использования таких объектов. В последующем собственник вправе требовать возмещения причиненного ему вреда от виновного лица, если он не знал и не мог знать о совершаемых этим лицом с использованием такого оборудования нарушениях исключительного права.

§ 4. "Принцип старшинства"

в системе защиты исключительных прав

Защита исключительных прав основывается на "принципе старшинства", согласно которому при наличии нескольких средств индивидуализации, принадлежащих разным лицам, но являющихся тождественными или сходными до степени смешения и в связи с этим создающих опасность введения в заблуждение потребителей или контрагентов, преимуществом пользуется то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. В случае конвенционного или выставочного приоритета (см. ст. 1495 ГК РФ) преимущество имеет то средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Владелец "старшего" права может потребовать признания недействительным предоставления правовой охраны "младшему" товарному знаку; порядок предъявления соответствующего требования определен ст. 1513 ГК РФ с учетом положений ст. ст. 1512 и 1483 ГК РФ.

Конкуренция между принадлежащими разным лицам двумя тождественными или сходными до степени смешения фирменными наименованиями разрешается Кодексом на основании того же "принципа старшинства" (п. 3 ст. 1474 ГК РФ). Такое же правило предусмотрено и для случаев конкуренции коммерческих обозначений (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).

В отношении противопоставляемого фирменного обозначения или коммерческого наименования владелец "старшего" права вправе потребовать запретить использование фирменного наименования или коммерческого обозначения в отношении отдельных видов деятельности <1>.

--------------------------------

<1>Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции. Утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 г. N СП-23/25 // Журнал Суда по интеллектуальным правам (www.ips.arbitr.ru).

"Принцип старшинства" распространяется также на случаи противопоставления исключительных прав на средства индивидуализации и исключительных прав на промышленный образец.

§ 5. Обеспечительные меры

в случае нарушения исключительных прав

ГК РФ предусматривает специальные правила о применении обеспечительных мер в случае нарушения исключительных прав.

В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Одной из возможных обеспечительных мер является запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-коммуникационных сетях. Такие меры, в том числе в виде "блокирования" сайтов, осуществляются судами в числе прочего в порядке обеспечения иска.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны характеру и объему правонарушения и должны соотноситься с характером заявленного требования.

При применении обеспечительных мер по требованиям о защите исключительных прав, касающихся материальных носителей, оборудования, материалов и т.д., необходимо обязательно учитывать, выдвинуто ли в отношении материальных носителей, оборудования и материалов предположение о нарушении с их помощью исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Порядок применения обеспечительных мер регламентируется в гл. 13 ГПК РФ (ст. ст. 139 - 146) и в гл. 8 АПК РФ (ст. ст. 90 - 100). Приведенные нормы, регулируя применение обеспечительных мер, определяют, по чьему заявлению они могут быть приняты, устанавливают возможность одновременного применения нескольких обеспечительных мер, порядок замены одной обеспечительной меры другой и т.п.

Меры обеспечения могут быть приняты только в отношении иска, уже поданного в суд, но не в качестве предварительных обеспечительных мер (ст. 99 АПК РФ).

Необходимость указания на обеспечительную меру в гражданском, а не только в процессуальном законе определяется тем, что само по себе наложение ареста и применение иных обеспечительных мер существенным образом ограничивает права собственника (пользователя) имущества и в связи с этим должно быть упомянуто в ГК РФ.

Правообладатель может требовать применения обеспечительных мер; в зависимости от наличия или отсутствия оснований вопрос об их применении решает суд. По инициативе суда предусмотренные п. 2 ст. 1252 ГК РФ меры применяться не могут.

Особенности применения обеспечительных мер

по доменным спорам

Под доменным спором понимаются дела о правомерности использования доменного имени, сходного с результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, принадлежащими заявителю, в которых заявлено требование о понуждении к совершению либо о воспрещении каких-либо действий, подлежащее принудительному исполнению.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами <1>.

--------------------------------

<1>Пункт 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер".

Обеспечительные меры по доменным спорам преследуют цель сохранения существующего состояния отношений.

Таким целям отвечает запрет администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, включая отчуждение, отказ, смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Запрет совершения названных действий, возлагаемый на регистратора, целями деятельности которого является функция по распределению доменных имен, осуществляется в силу п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ, согласно которому обеспечительной мерой может быть запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

Резолютивная часть определения о применении обеспечительных мер по доменного спору может предусматривать запрет администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, включая отчуждение, отказ, смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер").

Исходя из этого достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер.

Учитывая высокую оборотоспособность доменных имен, суд не должен требовать представления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в п. 2 справки обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора <1>.

--------------------------------

<1>Справка о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору. Утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. N СП-23/3 // Журнал Суда по интеллектуальным правам (www.ips.arbitr.ru).

§ 6. Особенности защиты прав лицензиаром

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250 и 1252 настоящего Кодекса (ст. 1254 ГК РФ).

Лицензиат по договору исключительной лицензии не становится обладателем исключительного права, однако приобретает право на защиту от нарушителей в отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусмотрены договором. Таким образом, если нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает права такого лицензиата, он может защищать эти права самостоятельно. В этих случаях нет необходимости обращаться к правообладателю; лицензиат действует самостоятельно и вне зависимости от действий правообладателя по защите своего исключительного права.

Включение в договор условий, ограничивающих право лицензиата на защиту, будет противоречить законодательству.

В Постановлении Пленумов ВС и ВАС РФ N 5/29 указывается, что при применении ст. 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии <1>.

--------------------------------

<1>Постановление Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень ВС РФ. 2009. N 6; Вестник ВАС РФ. 2009. N 6.

В случае нарушения исключительного права лицензиар - обладатель простой лицензии для защиты нарушенного права вправе обратиться за содействием к правообладателю, который может прибегнуть к соответствующим средствам защиты своего права.

Если лицензиар не предъявляет иск к третьему лицу - нарушителю, лицензиат может осуществлять защиту своих прав против лицензиара в рамках лицензионного договора по нормам гл. 25 ГК РФ.

В случае заключения договора смешанной лицензии лицензиат может самостоятельно обратиться с требованиями о защите исключительного права лишь в отношении тех прав (способов использования), которые он приобрел на основании исключительной лицензии. Применительно к правам (способам использования), приобретенным на основании неисключительной лицензии, лицензиат не вправе использовать соответствующие способы защиты.

Правообладатель, выдав исключительную лицензию, не утрачивает возможности защищать свое исключительное право от нарушений предоставленными ему законом способами. Несмотря на ограничение его исключительного права лицензией, он не утрачивает интерес в защите своего исключительного права.

Лицензиат может защищать свои права против лицензиара (правообладателя), если последний их нарушает. Но в этом случае он может применять только меры воздействия и меры ответственности за нарушение обязательства, предусмотренные в лицензионном договоре и нормами гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств. Сказанное относится к обладателю как исключительной, так и неисключительной (простой) лицензии.

Такой способ защиты, как требование о ликвидации юридического лица либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, может применяться лишь самим обладателем исключительного права (ст. 1253 ГК РФ).

Лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе защищать свои права в случае их нарушения третьими лицами не только с использованием специальных способов защиты, но и с использованием общих способов защиты, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ.

Лицензиат по договору исключительной лицензии вправе предъявлять соответствующие требования о применении мер защиты в отношении тех нарушений, которые имели место в период действия соответствующего договора. Если срок действия договора истек и нарушение допущено по истечении этого срока, то у лицензиата прекращается и право на защиту.

Вместе с тем в судебной практике вопрос о праве лицензиата на заявление соответствующих требований связывается с наличием действующего договора не на момент нарушения, а на момент заявления (или даже рассмотрения) данного требования в суде <1>. Однако, если факт нарушения имел место в момент действия договора, но на момент предъявления требования действие договора прекратилось, бывший лицензиат не лишен возможности требовать применения мер ответственности, поскольку имущественные последствия возникли в его сфере. Однако возможности требовать применения иных способов защиты лицо с утратой права лишается.

--------------------------------

<1> Так, в Определении ВАС РФ от 9 октября 2009 г. N ВАС-10519/09 содержался следующий вывод: "Однако суды не учли, что на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции срок действия лицензионного договора, по которому истцу предоставлялось исключительное право на использование товарного знака "Лекарь", истек. Доказательств передачи права на новый срок суду не было представлено. Между тем ст. 1254 ГК РФ предусмотрены особенности защиты прав лицензиата, поэтому судам следовало учитывать, что защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252 Кодекса, наряду с правообладателями могут лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. При таких обстоятельствах требования фирмы не подлежали удовлетворению".

В действовавшем до 1 января 2008 г. Законе об авторском праве (п. 2 ст. 30) предусматривалось, что "авторский договор о передаче исключительных прав (аналог договора, на основании которого предоставляется исключительная лицензия. - Примеч. авт.) разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам".

Таким образом, обладатель исключительной лицензии в сфере авторского права приобретал право и обязанность защищать само исключительное право на весь срок действия лицензионного договора, а правообладатель мог осуществлять защиту этого права (по терминологии закона - "запрещать использование произведения другими лицами"), только если лицо, которому переданы исключительные права, "не осуществляло защиту этого права". Включение в договор о передаче исключительных прав условия, ограничивающего права лица, которому они передаются, на их защиту, не допускалось как противоречащее законодательству.

Обращаясь с требованием о защите права, в частности требуя выплаты компенсации, предусмотренной ст. 49 Закона об авторском праве, обладатель исключительной лицензии в сфере авторского права требовал ее выплаты в свою пользу <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 7 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47).

Обладатели исключительных лицензий, выданных до 1 января 2008 г., в соответствии с Законом об авторском праве с момента введения в действие части четвертой ГК РФ не утратили возможности защиты своих имущественных прав всеми способами, доступными правообладателю. В то же время правообладатель сейчас может осуществлять защиту своих нарушенных прав вне зависимости от действий лицензиата.

Применительно к другим объектам исключительных прав до принятия части четвертой ГК РФ специальное регулирование вопроса о праве лицензиара на защиту исключительного права отсутствовало.

§ 7. Формы защиты интеллектуальных прав

Защита интеллектуальных прав осуществляется в установленном законом порядке, с использованием установленных форм и процедур.